北上广苏浙最高:贴牌加工商标认定汇
编者按：
长期以来，国内关于涉外贴牌加工是否构成商标使用、是否构成商标侵权存在争论。
涉外贴牌加工（即Original Equipment Manufacture，简称OEM)，是指国内加工方按照国外定作方的要求，加工国外定作方指定商标的产品，并交付国外定作方，由国外定作方给付加工报酬的贸易模式。而根据公开的裁判文书，涉外贴牌加工案件三大主战场是浙江、上海、广东。
本文搜寻整理汇编北上广苏浙五省市法院及最高人民法院共九份裁判文书近年对此所持观点，以飨知识产权从业人员及爱好者。
涉及案号：
北京知识产权法院：
(2015)京知行初字第5119号
北京市高级人民法院：
(2010)高行终字第265号
上海知识产权法院：
(2016)沪73民终47号
上海市高级人民法院：
(2009)沪高民三(知)终字第65号
广东省深圳市中级人民法院：
(2016)粤03民终7603号
广东省高级人民法院：
[2011]粤高法民三终字第467号
江苏省高级人民法院：
(2015)苏知民终字第00036号
浙江省高级人民法院：
(2014)浙知终字第25号；
最高人民法院：
(2014)民提字第38号
代表性观点：
北京知识产权法院：
诉争商标的涉案行为实质上是贴牌加工贸易的体现,是一种对外贸易行为。如果贴牌加工行为不认定为商标使用行为,贴牌加工贸易生产的产品将无法正常出口,而导致该贸易无法在中国继续。这种行为实质上是在积极使用商标。
广东省高级人民法院：
台山利富服装有限公司在履行必要注意义务后，按照订单进行加工，并无侵害鳄鱼恤公司注册商标的故意。同时，台山利富服装有限公司生产的涉案产品并未在中国市场实际销售，鳄鱼恤有限公司的中国市场份额也不会因此被不正当挤占，其注册商标的商标识别功能并未受到损害。
浙江省高级人民法院：
商标使用行为是一种客观行为，不应因为使用人的不同或处于不同的生产、流通环节而作不同的评价。在涉外贴牌加工行为中，作为生产环节的贴牌行为系典型的将商标用于商品上的行为，属于商标使用行为。
具体如下：
一、北京知识产权法院：
(2015)京知行初字第5119号
北京知识产权法院认为，虽然在案证据表明诉争商标在其核定使用的服装等商品上的使用未进入中国大陆市场流通领域,前述行为依法应属于商标使用行为。《商标法》注册商标连续三年停止使用撤销制度的立法目的在于鼓励和促使商标权人使用商标,避免商标资源闲置、浪费,保障商标制度良好运转。该制度中的使用并非是产生权利的使用,而是在已经有权利的基础上,激活商标,维持权利,基于该立法目的下的商标使用要求显然不同于产生权利的使用要求。
诉争商标在中国已实际投入生产经营中,虽直接出口至国外,未进入中国大陆市场流通领域,但其生产行为仍发生在中国大陆地区。这种行为实质上是在积极使用商标,而非闲置商标。
且诉争商标的涉案行为实质上是贴牌加工贸易的体现,是一种对外贸易行为。如果贴牌加工行为不认定为商标使用行为,贴牌加工贸易生产的产品将无法正常出口,而导致该贸易无法在中国继续。故认定诉争商标的涉案行为属于商标使用行为,也是基于公平原则,符合我国拓展对外贸易政策的要求。
北京市高级人民法院：
(2010)高行终字第265号
第731233号“SCALEXTRIC”商标撤销复审案中，权利人将使用复审商标的玩具部件运至中国的加工企业，委托中国企业加工成玩具成品，加工后的玩具成品仍销往国外。北京高院认为，基于玩具赛车商品和来料加工方式的特性，将复审商标使用在玩具部件，并通过来料加工方式加工成玩具成品，并销往国外的行为，应当视为复审商标在核定使用的玩具商品上的商标使用行为。
二、上海知识产权法院：
（2016）沪73民终47号
本案中，创侨公司接受加拿大极佳公司的委托生产被诉侵权产品，同时还委托吉欣公司生产被诉侵权产品，并依据加拿大极佳公司的授权在产品上标注该公司的商标，且所有产品均出口至加拿大和美国，在中国境内并不进入市场流通领域，相关消费者在中国境内不可能接触到该产品，故不存在相关公众对被诉侵权产品与丁思泉的产品产生混淆或误认的可能性，因此，被诉侵权产品上的商标在中国境内并不能实际发挥识别商品来源的功能，丁思泉注册商标的识别功能亦不会因被诉侵权产品而受到破坏。也就是说，丁思泉在国内的商品市场及其在国内享有的商标权利不会因此受到任何实质性的损害。
上海市高级人民法院：
(2009)沪高民三(知)终字第65号
本院认为，商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵犯商标权其本质就是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。在本案中，被上诉人玖丽得公司接受案外人美国朱利达公司的委托定牌加工涉案产品，涉案产品全部出口至美国，未在中国境内销售，中国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆和误认。另外，在定牌加工关系中，境内加工方在产品上标注商标的行为形式上虽由加工方所实施，但实质上商标真正的使用者仍为境外委托方。本案涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能。
三、广东省深圳市中级人民法院：
(2016)粤03民终7603号
首先，从该行为性质来看，博鸿公司在产品上标贴被诉侵权标识的行为，形式上虽由加工方实施，实质上却是基于有权使用涉案商标的肯尼亚澳柯玛数码非洲公司的授权加工行为。博鸿公司的产品虽在中国境内生产，但产品全部出口肯尼亚，并不在我国境内市场销售流通。博鸿公司在这些产品上使用“aucma”标识，不能在我国境内产生标识产品来源的作用，未发挥商标的识别功能，故该行为不属于商标性使用。
其次，从相关行为的后果看，被诉侵权产品全部销往肯尼亚，该商标只能在肯尼亚发挥其区别商品来源的功能，肯尼亚消费者可以通过该商标区分商品来源为澳柯玛数码非洲公司。而国内相关公众不存在对该商品的来源发生混淆和误认的客观基础，澳柯玛公司的中国市场份额也不会因此被不正当挤占，其注册商标的商标识别功能并未受到损害。
再次，博鸿公司对澳柯玛数码非洲公司及注册商标专用权进行了必要的审查，尽到了合理的注意义务；亦是完全按照澳柯玛数码非洲公司的要求对产品进行贴标，并不存在不规范使用授权商标的行为。最后，澳柯玛数码非洲公司在肯尼亚注册“aucma”商标已达十多年之久，澳柯玛公司并未举证证明其商标在肯尼亚在先使用或在肯尼亚具有较高知名度而被澳柯玛数码非洲公司恶意抢注的事实。综上，博鸿公司的行为不构成对澳柯玛公司商标权的侵害。
广东省高级人民法院：
[2011]粤高法民三终字第467号
台山利富服装有限公司在履行必要注意义务后，按照订单进行加工，并无侵害鳄鱼恤公司注册商标的故意。同时，台山利富服装有限公司生产的涉案产品并未在中国市场实际销售，鳄鱼恤有限公司的中国市场份额也不会因此被不正当挤占，其注册商标的商标识别功能并未受到损害。
四、江苏省高级人民法院：
(2015)苏知民终字第00036号
虽然常佳公司的行为属于涉外贴牌加工行为，但常佳公司系明知上柴公司涉案“东风”商标为驰名商标，仍然接受境外委托，在被控侵权产品柴油机及柴油机组件上使用与上柴公司“东风”商标相同的商标，未尽到合理注意与避让义务，实质性损害了上柴公司的利益，侵犯了上柴公司注册商标专用权。
第一，上柴公司的涉案“东风”商标历史悠久，经过其长期使用，已经被认定为驰名商标。而印尼PT ADI公司在印度尼西亚注册中文“东风”商标的时间为1987年，晚于上柴公司“东风”商标在我国首次注册的时间以及“东风”牌柴油机出口印度尼西亚的时间。
第二，印尼PT ADI公司注册“东风”商标不具有正当性。印度尼西亚使用的官方通用语言为印度尼西亚语，但印尼PT ADI公司却在“东风”牌柴油机早在上世纪60年代即进入印度尼西亚市场后，于1987年在印度尼西亚注册与上柴公司“东风”商标相同的商标，即以中文“东风”与汉语拼音“dong feng”为主要部分，其注册明显不合理。其返回中国委托贴牌生产，且贴附与上柴公司“东风”商标相同的商标，明显给上柴公司造成实质性损害。
第三，常佳公司作为接受印尼PT ADI公司委托贴牌生产的国内加工商，应当知晓上柴公司涉案商标系驰名商标，也应当知晓上柴公司与印尼PT ADI公司就“东风”商标在印度尼西亚长期存在纠纷，且其曾经承诺过不再侵权，但其仍受托印尼PT ADI公司贴牌生产，未尽到合理注意与避让义务。
五、浙江省高级人民法院：
(2014)浙知终字第25号
原审法院认为：《中华人民共和国商标法》中有关注册商标的使用并无对贴牌加工做出例外规定，即贴牌加工行为亦应受《中华人民共和国商标法》规制，属于商标使用行为。
本院认为：商标使用行为是一种客观行为，不应因为使用人的不同或处于不同的生产、流通环节而作不同的评价。在涉外贴牌加工行为中，作为生产环节的贴牌行为系典型的将商标用于商品上的行为，属于商标使用行为。
商标权具有地域性，在巴西取得的商标权和商标许可使用权益不受我国法律保护；同时......即使考虑混淆因素，对于以商品出口为目的的涉外贴牌加工行为，亦应当以我国的有关消费者以及与产品的营销有密切联系的其他经营者作为相关公众，来评判涉外贴牌加工行为是否容易导致混淆，而不应当简单地以被诉侵权产品系以出口为目的，即否认造成混淆的可能性，路加公司和科纳森公司据此提出的抗辩主张不能成立。
路加公司和科纳森公司还抗辩称，涉外贴牌加工侵权判定应考量我国现阶段的加工贸易国情和知识产权保护水准，本院认为，鼓励贴牌加工产业自创品牌、培育品牌竞争优势亦符合我国目前的贸易产业政策和知识产权保护政策；且商标法律制度的根本宗旨是保护商标专用权，在涉外贴牌加工案件中充分保护在我国注册使用的商标，符合我国商标法律制度的立法宗旨。
六、最高人民法院：
(2014)民提字第38号
本院认为，虽然前述商标法四十八条规定之“用以识别商品来源的行为”系2013年商标法修改时新增加，但并不意味着商标法对商标法关于商标的使用有了本质的变化，而是对商标的使用进行的进一步的澄清，避免将不属于识别商品来源的使用行为纳入商标使用范畴，进而导致商标法第五十二条的扩大适用。
本案中，亚环公司该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可性能。
商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性，亚环公司依据储伯公司的授权，上述使用相关“PRETUL”标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。
因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。
商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。
也就是说是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。
后记：
2016年1月22日，在杭州中院举办的“涉外贴牌加工商标侵权问题研讨会”上，最高人民法院知识产权审判庭审判长王艳芳法官发言认为：
1、最高院对涉外贴牌加工案件进行了数十年调研和论证，但这个问题非常复杂，既是法律问题，也是经济问题。
2、最高院在判决（2014）民提字第38号案的同时，也作出了一个裁定，驳回一起贴牌加工案件的再审申请。
3、虽然最高院对（2014）民提字第38号案所涉及的该类情形作出了判决，但并不意味着所有的涉外贴牌加工案件的处理结果都是如此。
声明：
作者上述整理汇编近年以来北上广苏浙法院及最高人民法院共九份判决的对涉外贴牌加工是否构成商标使用、是否构成商标侵权的主要观点等，仅供知识产权从业人员及爱好者研讨参考，对于今后收到的上述法院做出的裁判文书，与该院本文裁判观点意见不一致的，本人概不承担任何责任。
