德与法普法专栏 | 解读商标纠纷案

  2018年10月份，王某某以《商标法》49条的规定，以连续三年不使用为由，向国家工商行政管理总局商标局提出申请，要求撤销薄某在8796003 号“伴海第一茶”第30类茶等全部使用商品上的注册。国家工商行政管理总局商标局据此向薄某发出《通知》，要求薄某提供2015年8月10日至2018年8月9日的使用证据或不使用的正当理由。薄某委托山东德与法律师事务所及日照德新商标事务所代理本案。

  接受委托后，代理人通过调查，取得了薄某在2015年8月10日至2018年8月9日期间一直正常使用该注册商标的证据，及薄某许可日照某公司的许可使用、日照某公司对该注册商标的使用的证据，并组织了答辩材料提交国家工商行政管理总局商标局。代理人主要从如下几点进行了答辩：

  1、在2015年8月10日至2018年8月9日期间，薄某一直正常使用该注册商标。2011年11月14日薄某向贵局申请了第8796003 号第30类茶商标，商标的使用范围主要为：冰茶、茶、茶叶代用品、茶饮料等产品。在截至2018年8月9日期间，该注册商标一直用于茶叶的销售过程中，属于正常使用，具体表现如下：

  （1）2017年5月1日与日照市某装饰有限公司签订“伴海第一茶”茶叶的购销合同并开具收据等，证实答辩人在上述三年期间内公开销售伴海第一茶，且通过当时开具的收据表明在2017年5月10日至2017年6月20日内该合同已经切实履行。

  （2）2018年3月24日委托日照某包装有限公司印制了“伴海第一茶”的相关包装袋，并且用于产品销售外包装，属于将商标用于商品、商品包装的公开使用行为。

  根据《中华人民共和国商标法》第四十八条规定：本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。从薄某对外签订“伴海第一茶”的购销合同，并将商标印于商品的外包装上的行为，可以看出，薄某注册该注册商标后，在2015年8月10日至2018年8月9日期间一直不间断的使用该注册商标，其使用形式符合《中华人民共和国商标法》第四十八条规定。

  2、对日照某公司的许可使用及日照某公司对该注册商标的使用也属于该注册商标的正常使用。

  日照某公司在2015年8月12日前，一直由薄某担任法定代表人，且自2015年8月12日至今，其一直担任该公司的监事，因而答辩人与日照某公司于2012年1月1日签署过商标权许可使用协议，在该协议约定下，2018年7月，日照某公司委托日照某包装有限公司印制了伴海第一茶的相关包装袋，并用于茶叶商品的销售外包装。根据《商标法实施条例》第六十六条第二款规定:“证明使用的证据材料,包括商标注册人使用注册商标的证据材料和商标注册人许可他人使用注册商标的证据材料。”由此可以看出商标注册权的使用主体可以是商标权人也可以是许可的使用人。本案中薄某许可使用人（日照某公司）已经在商业活动中公开、合法、真实的使用了注册商标，注册商标权利人已经尽到了法律规定的使用义务，因此请求贵局依法撤销申请人王某某之申请。

  2019年5月，国家知识产权总局（机构改革后商标业务划归国家知识产权局）经审查，认定代理机构提供的商标使用证据合法有效，足以证明薄某正常、规范使用了涉案商标。为此，驳回了王某某的撤销申请。

  《商标法》第四十九条规定“商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月”。该条规定要求商标注册人注意以下事项：

  1、要正常使用、规范使用注册商标，否则的话有被撤销的可能。特别是连续三年不使用，更容易被竞争对手依据该法律依据申请撤销；

  2、遇到恶意“撤三”申请时，要沉着应对，委托专业的代理机构代理办理，收集合法有效的正常规范使用该商标的证据予以抗辩，以达到维护自己合法权益的目的。本案中代理人收集了五大类证据予以抗辩，取得了很好的效果；

  3、企业负责人以个人名义注册的商标，准许公司使用的情况下，一定要与公司签订商标许可使用合同、并到知识产权局进行许可备案。如果没有许可手续、且未许可备案的，易被认定为不当使用，有被撤销的可能。

（本文由山东德与法律师事务所知识产权法律服务部供稿 作者许慧敏）