原创好文！以非使用为目的注册商标并进行恶意诉讼的司法规制

知识产权制度旨在保护知识产权财产及市场价值、激励知识创新，同时又要兼顾维护市场公平以及社会利益、促进知识传播。如果知识产权行使或诉讼不当，不但会限制正常竞争，甚至会被作为商业阴谋的工具。例如，在商标权的审判实务中，就会出现商标抢注、利用注册商标恶意诉讼等不正当行使商标权的实例。但由于现阶段我国有关知识产权恶意诉讼的立法尚处于空白阶段，因此，司法实践中对这些商标恶意诉讼行为的规制力度明显不够。本文以非使用[1]为目的注册商标并进行恶意诉讼的行为为研究路径，分析总结了此类商标恶意诉讼行为的具体特点以及对该种滥用商标权行为的司法规制，以期对商标恶意诉讼行为制定合理规则提供参考。

一、商标权恶意诉讼是知识产权滥用的一种形态

从民法理论上来说，权利滥用谓逸出权利的、社会、经济目的或社会所不容许的界限之权利的行使。[2]世界各国通常在立法上都体现了禁止权利滥用的原则。而根据我国《宪法》第五十一条、《民法通则》第七条的规定，民事活动不得损害社会公共利益，这是我国的权利滥用禁止原则的法律表现形式。

知识产权作为一种民事权利，其亦存在民法上权利滥用的可能。知识产权滥用作为民法中禁止权利滥用原则的下位法原则，是禁止权利滥用原则在知识产权领域的发展。[3]知识产权滥用[4]的主要形态中就包括了恶意主张权利的滥用[5]，实践中又常以恶意诉讼为具体表现形式出现。恶意诉讼是指故意以他人受到损害为目的，无事实根据和正当理由而提起民事诉讼，致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。根据该行为有无诉权，又可以分为明知在不享有诉权的情况下提起诉讼的无诉权恶意诉讼，以及虽享有诉权但本着侵犯他人或国家的合法权益之目的的恶意行使权利的有诉权恶意诉讼，[6]但是无论有无诉权都不影响恶意诉讼的认定。

作为知识产权单行法之一的商标法，在规制各种不合法行为时必然会遇到权利滥用的情形，滥用商标权的行为常体现在恶意抢注商标、不恰当使用商标防御策略、利用商标恶意诉讼等实例中，其中利用以非使用目的注册商标并进行恶意诉讼这一不诚信注册和使用商标的现象近年来更是频繁出现。

二、以非使用为目的注册商标并恶意诉讼属于滥用知识产权

滥用商标权进行恶意诉讼的行为具有哪些特征，首先要明晰知识产权的滥用是归为诉权的滥用还是知识产权的滥用，这在理论学术界尚有争议。从两者均为权利行使的方法这一角度考虑，以损害他人合法权益为目的而提起的知识产权侵权诉讼，只要与公共利益不合的，未尝不可认为是知识产权的滥用。虽然关于权利滥用判断标准[7]的学说分为多种，但基本还是从行为“已由主观的要件，而进至客观的要件”[8]之角度来判断。即在具体判断商标恶意诉讼行为时，既依据是否造成损害的客观情况又判断行使权利是否以损害他人为主观目的。

结合商标侵权案件的特征、恶意诉讼之内涵以及权利滥用的主客观判断标准分析，构成权利滥用的商标恶意诉讼应具有如下特征：

1、主观要件：不以商标实际使用为目的且有滥用诉权的恶意

商标权的注册和行使都是围绕着能够产生商业利益之商标的实际使用开展的。商标权人注册商标的最根本目的是为了标识商品和服务的来源，以便让消费者区别出自身商品。

商标权人实际使用商标的过程会给社会带来经济效益，同时也会使商标逐渐具有商业价值。在实践中，正因为商标具有市场价值，因此就难免会出现一些商标权人在注册商标后，不愿花费时间和经营成本从事商标的实际经营，而是企图借助诉讼或转让商标以迅速谋取利益的情况。上述行为即构成了商标恶意诉讼和排除或限制竞争的行为。

从主观上分析，如果商标恶意[9]诉讼行为构成商标权滥用，那么该商标权滥用的行为主观上需以损害他人合法利益为目的，对此可以通过以行为人的客观行为综合推定其主观意图[10]的方法来解析。从商标的注册和行使的各种行为中，不难发现在此类案件中，如果以理性商业经营者的角度进行判断，涉案商标权利人的种种行为完全不符合正常使用商标的商业行为。正如上海法院判决的优衣库系列案件[11]，法院就是依据权利人注册后未实际使用商标却意图迅速将该商标高价转让并在注册后不久就开展侵权诉讼的事实，推定权利人在注册商标时并非以实际使用为目的并有利用诉讼损害他人利益的主观意图。

一般而言，构成商标权滥用的商标权恶意诉讼行为的主观要件包括：（1）注册后即不以商标的实际使用为目的。将这一主观标准客观化，需以理性商业经营者角度进行判断是否有商标实际使用的行为，如有无将注册商标使用在核定商品上的生产经营能力并付诸行动于具体生产经营或商业运作中，有无注册不久后就进行诉讼或商标转让等种种非正常经营的行为。在前述优衣库系列案件中，两商标权人实际从事的行业并非涉案商标所核准注册的类别，其注册了各类商标2600多个并通过转让商标牟利，明显不具有实际使用该商标的意图。（2）存在滥用诉权的主观恶意。具体表现为，从一个正常商标维权人的角度观察，是否在行使诉权主张权利时存在不合理或有害行为，比如是否存在针对同一事实重复起诉的大批量诉讼、提出的索赔金额远大于权利人的损失等情况。在前述优衣库系列案中，法院认为两商标权利人在原本可通过只起诉优衣库公司从而制止其侵权行为的情况下，却选择以优衣库公司加上其名下一家不具有独立法人资格的门店在全国各地开展系列诉讼索赔，明显具有通过制造系列诉讼获取多重赔偿的意图，而且这种不当行使诉权的方式明显加重了涉案对方的诉累。

2.客观要件：造成他人合法利益或社会公共利益的损害或可能损害的后果

对于权利滥用而言，可以从客观上综合权利人因恶意行使诉权所获得的利益与行使诉权对他人以及整个社会可能带来的损失加以比较的方式来具体衡量。[12]而对于以非使用为目的注册商标并进行恶意诉讼的行为也可以此进行考量，通过该种利益权衡的衡量方式来判断是否存在客观上造成他人合法利益或社会公共利益的损害或可能的损害，从而来判断是否属于知识产权滥用的范畴。

（1）非实际使用商标所产生的损害

《商标法》的立法目的之一就是促进商标的实际使用。只有在商业活动中，商标才能实现其识别商品来源这一本质功能，才能指引消费者消费，将消费者的消费倾向转变为现实的消费，从而给经营者带来利益，进一步促进社会经济的发展。因此，如果商标权人长期不实际使用商标又不允许他人使用该商标，那么该商标的核心功能就无法发挥，当然也不会带来任何有利于经济发展的现实消费。这不仅违背了商标权设立的根本目的，也无助于维护通过商标识别效能和区别效能的保护来保障商标权人利益建立起来的正常经济竞争秩序。[13]

（2）滥用商标诉权所产生的影响

由于在诉讼过程中相对于普通商标侵权案件的维权者，商标恶意诉讼的权利人往往有着不同于正当维权的行为。例如以制止侵权为由极力通过各种方式试图获取高额的赔偿款或提起大量非必要的维权诉讼等等。在优衣库系列案中，两商标权利人基于相同侵权事实，采用以总公司加其名下不同区域不具有独立法人资格的门店为被告的起诉方式，在全国各地开展大范围的诉讼索赔，致使全国法院受理了涉及相同侵权事实的案件多达40多起，明显符合滥用诉权的行为特征。

但与以不实际使用为目的注册商标这一行为对经济秩序产生损害不同，滥用诉权不但会增加相对方的诉累，更将会影响整个司法秩序。首先，商标权恶意诉讼的行为本身就缺乏正当利益。在上述优衣库系列案例中，没有实际使用商标的行为无市场利益，商标权人没有直接证据证明其遭受实际损害。其次，商标权利人通过大量重复诉讼行使诉权，极大地浪费了司法资源。如果放任这种恶意诉讼行为的发生，将极大挤占原本有限的司法资源，降低司法诉讼效率，损害司法公信力，造成社会矛盾。因此出于公共利益的考量，此种诉讼策略不应被鼓励。再者，如前所述，利用商标恶意诉讼行为本身不是正常生产经营行为，而且更没有由此产生的经营利益，因此该行为不产生正当的社会经济效益，其滥用行为导致的诉累也将直接或间接地影响涉诉的对方企业无法正常开展其他生产经营活动。可见，以非使用为目的注册商标并进行恶意诉讼的行为在客观上会产生损害或者可能损害社会公共利益或他人利益的法律后果。

综上，以非使用为目的注册商标并恶意诉讼的行为作为一种利用商标恶意诉讼的行为，具有既在主观上有加害他人的故意又在客观上造成他人或社会的损害或可能造成损害的特征，故可以通过禁止权利滥用和诚实信用等民法原则并结合具体案情的价值判断对其进行司法规制。

三、以非使用为目的注册商标并恶意诉讼的司法规制

知识产权滥用行为的法律后果一般包括：负侵权行为责任或法律关系无效、侵权请求权不发生和限制或剥夺其权利等[14]四种。其中，侵权请求权不发生的法律后果，即在知识产权滥用情形下，法律不承认其具有基于侵权行为而产生的停止侵害、赔偿损失的请求权。对于以非使用为目的注册商标并恶意诉讼的行为，可以从侵权请求权不发生这一角度进行规制，即可以不承认商标恶意诉讼人具有基于商标侵权行为而产生的停止侵害、赔偿损失的请求权，也可以在支持其停止侵权之诉请的基础上不确认其具有赔偿损失请求权。

在一般的商标侵权赔偿案件中，根据我国《商标法》规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。因此，一般而言，被判定构成商标侵权的被告应当向原告支付包括合理开支在内的赔偿金额；对于不能证明已实际使用的注册商标而言，确定侵权赔偿责任时要考虑该商标未使用的实际情况[15]，即在原告未实际使用其商标、无实际经济损失的案件中，被告也应当对原告因诉讼所支出的相关费用予以赔偿[16]。

然而，对于商标的恶意诉讼则不应机械适用上述条款。而是应对商标权利人启动诉讼主观状态及其客观损失进行考量，以公平合理、诚实信用原则为价值取向，通过一种平衡各方利益的方式对赔偿责任进行裁判。具体而言，应当考量以下两方面原因：

1.未实际使用商标，不存在业已发生的经济损失

侵权损害赔偿责任的设立，主要目的是为了弥补业已发生的侵权行为对权利人所造成的经济损失。在商标侵权纠纷中，如果商标权利人未实际使用注册商标，则首先，该注册商标因未发生区别商品来源的功能而没有产生相应的市场价值；其次，由于权利人在相关市场上并无带有其商标的产品流通，因此侵权人的侵权行为在同一市场上也不会产生侵占其市场份额的损害后果。因此，权利人缺乏因被控侵权行为所产生实际经济损失的事实基础。然而在此类案件中，一般情况下，法院会综合考虑商标权利人为制止侵权行为而支付的取证费用、律师费等实际支出损失，酌情判令被告承担一定数额的合理费用，以弥补权利人因启动诉讼、制止侵权所产生的损失。

2.因商标恶意诉讼所支出的“维权”费用不应予以支持

当权利人明显具有通过利用注册商标批量诉讼以获取多重赔偿的主观恶意的情况下，对于这种恶意诉讼所产生的批量的相关费用，应从以下几个角度进行分析：首先，从注册商标目的角度，虽然同一主体注册多个商标的行为不违反我国法律规定，但如果注册商标的目的并非是为了使用，而是为了通过高价转让商标等方式“不劳而获”，则其注册商标的目的显然有悖商标法鼓励商标使用的原则，具有非正当性。其次，从合理费用赔偿的立法原意角度，《商标法》责令侵权人对权利人因制止侵权行为所支出的合理费用，旨在鼓励权利人积极维权以遏制侵权行为的发生。但在已有其他法院生效判决针对优衣库公司的被控侵权行为，责令其承担了商标权利人相关维权的合理费用的情况下，两原告再在全国启动批量诉讼，因该诉讼策略所产生的律师费、公证费、购买产品费用的诉讼成本，均系本可避免的重复支出，并不属于《商标法》所鼓励的权利人维权的合理费用范畴。第三，我国民事诉讼收费法规在确立败诉人负担原则的同时也有例外规定，也就是当事人应负担由其不当诉讼行为所导致的额外诉讼费用。从该条款的立法精神可以类推出既然增加的诉讼费用要求不当诉讼行为人负担，那么不当诉讼行为所产生的诉讼成本也应由其自行承担。最后，如果机械适用法条，在侵权认定的基础上责令被告承担原告因重复诉讼所支出的相关诉讼费用，客观上无法对这种恶意诉讼起到遏制作用，还可能鼓励权利人使用该种诉讼策略进行维权。从引导社会公众诚信诉讼、节约司法资源的角度出发，法院的司法裁判显然不应起到这样的导向作用。

因此，基于公平合理、诚实信用的民法原则，当商标权利人出于并非自身使用的目的注册商标，利用注册商标意图通过恶意诉讼获取多重赔偿时，针对案件中权利人因恶意诉讼获取的利益远小于相对人利益和社会公共利益将受到的损失这一特点，法院应对商标法的赔偿条款进行突破性的适用，责令商标权利人自行承担因恶意诉讼所产生的相关费用，以期在制止侵权的同时衡平保护双方当事人利益，以遏制权利人滥用诉权情况的发生。优衣库系列案件系在全国首次认定原告的批量诉讼具有恶意并进而免除被告包括合理费用在内的赔偿义务的生效案件，起到了以裁判正确引导诉讼的积极意义。

综上，随着时代的进步，商业模式的更新，必然会产生更多利用商标权恶意诉讼的滥用知识产权新难案件。本文借着对以非使用为目的注册商标并恶意诉讼进行司法规制的思考，试图寻求在立法空缺时突破机械适用法条的思维定式，根据具体案件的属性弹性适用法条，合理平衡权利人利益和社会利益，在适用法律时力求不断调适思路，既注意适用的限度[17]，又要注意主流价值观的要求和适用的公认性[18]，以期对正确处理知识产权恶意诉讼等滥用知识产权的案件起到参考作用。